¿Qué debo tener en cuenta al momento de elegir mi marca? 

JBB | ESTUDIO DE ABOGADOS

Propiedad Intelectual

Uno de los principales activos intangibles de un emprendimiento, negocio o empresa es la marca de sus productos o servicios. 

Si alguien nos dice “coca cola”, “nike”, “mercedes benz”, “facebook” o “rolex” inmediatamente identificamos el producto o servicio correspondiente. Y es por eso que las empresas invierten mucho dinero en posicionar sus marcas y defenderlas de usos ilegítimos. 

Y es por eso también que a la hora de elegir la marca de un producto o servicio es muy importante tener en cuenta, previo a la elección, si el signo (nombre, dibujo, logo, combinación de colores) que queremos usar como marca puede o no ser registrado como tal, a los fines de evitar la elección de un nombre que ya está registrado o que no se puede registrar porque la ley no lo permite. 

¿Qué es una marca? 

Para empezar, ¿qué es una marca? 

La ley dice que “pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad”. 

Podríamos definir entonces a la marca como todo signo que tiene capacidad para distinguir productos o servicios. 

De la enumeración que trae la ley y de la expresión final “todo otro signo” podemos concluir que el abanico de signos que pueden ser registrados como marca de un producto o servicio es tan amplio como tipos de signos pueda haber. 

Y, de hecho, al momento de registrar una marca se debe indicar de qué tipo de marca se trata de entre los siguientes: denominativa, figurativa, mixta, combinación de colores, sonora, táctil, olfativa, gustativa, posición, secuencial o tridimensional.  

Como vemos, los signos que pueden usarse como marca son de muy variado tipo, incluyendo, por supuesto, los más clásicos: la denominación o nombre (denominativa), un dibujo o logo (figurativa) y la combinación de un nombre con un logo (mixta). 

¿Qué signos no son marcas? 

Ahora bien, a pesar de la amplitud de signos que pueden ser registrados como marca, la ley establece expresamente que hay signos que no se consideran marcas y que, por ende, no son registrables como tales.  

No es que sean signos cuyo registro no esté permitido, sino que, lisa y llanamente, no se consideran marcas, es decir, no tienen la capacidad de distinguir productos y servicios. 

El primer grupo de signos que no son marcas son “los nombres, palabras y signos que constituyen la designación necesaria o habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptos de su naturaleza, función, cualidades u otras características”. Por ejemplo, no se puede registrar como marca la palabra “silla” para designar sillas o “peluquería” para designar el servicio de cortes de cabello.  

El segundo grupo lo conforman “los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso general antes de su solicitud de registro”. Por ejemplo, la palabra “aspirina” para designar al ácido acetilsalicílico. 

Un tercer grupo refiere a “la forma que se dé a los productos”. 

Y, en último lugar, tampoco se considera como marca “el color natural o intrínseco de los productos o un solo color aplicado sobre los mismos”, como por ejemplo, el color naranja para identificar naranjas o un solo color cualquiera, como podría ser el color blanco de un automóvil. Las combinaciones de colores, en cambio, sí pueden registrarse. 

¿Qué marcas están prohibidas? 

A diferencia del punto anterior, hay signos que, no obstante tener capacidad distintiva, no pueden ser registrados, porque la ley lo prohíbe. 

La ley enumera varios casos de marcas cuyo registro está prohibido. Mencionamos algunos: 

En primer lugar, no se puede registrar “una marca idéntica a una registrada o solicitada con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios”, lo cual tiene su lógica, puesto que la marca, justamente, tiene como finalidad distinguir un producto o servicio de otro y si se permitiera registrar dos signos idénticos para designar una misma categoría de productos o servicios, entonces el signo no cumpliría su función distintiva. 

Tampoco se pueden registrar “las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos productos o servicios”. Esto es muy importante a la hora de elegir una marca para un producto o servicio, porque muchas veces sucede que un emprendedor elige como marca un nombre o logo que no es idéntico al de un competidor, pero sí es similar, lo cual puede generar confusión entre ambos. Entonces, es importante realizar previamente una búsqueda para saber qué marcas se encuentran ya registradas y evaluar las eventuales similitudes que puede tener la marca que queremos usar para nuestros productos o servicios y las que ya se encuentran registradas, a fin de evitar un rechazo por parte de la autoridad administrativa o una oposición por parte del competidor. 

El tercer caso que destacamos es el de “las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir”, también conocidas como “marcas engañosas”. Por ejemplo, si alguien usa como marca una denominación que contiene el término “leche” para designar productos lácteos, la marca es válida, pero generaría confusión si la utilizara para designar otros productos alimenticios que no son lácteos. 

Conclusiones 

Al momento de elegir la marca de un producto o servicio es sumamente importante examinar la legalidad del registro. ¿Vamos a poder registrar ese nombre, logo o dibujo que elegimos como marca?, ¿ya está registrado por otra empresa?, ¿la ley prohíbe o permite el registro del signo que hemos elegido?, ¿qué opciones tenemos? 

Un temprano asesoramiento legal especializado puede ser la clave del éxito de nuestra marca. 

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